전리와 상표는 권리의 획득도 중요하지만 권리 획득 이후 어떻게 관리하느냐도 대단히 중요하다. 특히 상표는 살아있는 식물과 같아서 제대로 뿌리를 내리고 가지를 벌고 결실을 맺으려면 철저한 관리가 필요하다. 내 상표와 유사한 상표가 등록 또는 사용되는 것을 방치하면 내 상표의 식별력이 떨어지고 신용이 추락하여 결국 상표로서의 가치가 크게 손상을 입게 된다. 또한 중국의 상표제도는 ‘상표 관리’의 측면이 대단히 강해서 자칫하면 상표권을 취소당하는 위험요소도 도사리고 있으므로 주의를 필요로 한다.

권리자의 입장에서 전리나 상표의 관리는 두 가지로 나뉜다. 하나는 타인이 나의 기술과 동일한 기술, 나의 디자인과 동일하거나 유사한 디자인, 나의 상표와 동일하거나 유사한 상표를 등록하려고 하는지 감시하는 것이고, 또 하나는 나의 상표를 제대로 사용하여 나의 상표권이 무력화되거나 취소되는 것을 방지하는 것이다.

1. 타인 출원의 감시 및 상표등록 저지 방법

가. 출원공고 상표의 감시

중국은 아직 출원상표에 대한 정보를 공개하지 않고 있다. 따라서 중국 상표국에 어떤 상표가 출원되었는지 아는 것은 상표가 출원공고된 뒤에야 가능하다. 상표의 출원공고란 심사관이 1차 심사한 결과 거절이유가 없을 때 이를 일반공중에 알리기 위해 행하는 공고를 말하는데, 출원공고 후 3개월 이내에 누구한테도 이의 제기가 없으면 해당 상표에 대하여 등록결정을 하게 된다.

그리고 상표가 등록결정되면 중국 상표국은 등록공보를 발행하여 상표권이 발생했음을 세상에 공시한다. 이 등록공보를 통해서도 어떤 상표가 등록되었는지를 확인할 수 있다.

(1) 출원공고 상표의 직접 감시

최근 중국 상표국은 상표의 인터넷 공보 서비스를 시작하여 지금은 누구나 중국 상표국 홈페이지(http://www.ctmo.gov.cn/)를 통해 내 상표를 모방한 상표가 공고되는지를 감시할 수 있게 되었다. 그러나 아직 검색시스템을 제공하지 않고 있고, 상품류별로 분류되어 있지도 않으므로 공고되는 상표 전체를 살펴봐야 하는 불편함이 있다.

현재 중국 상표국의 1차 심사를 통과하고 공고되는 상표는 매주 약 4000여건에 달한다. 2004년 중국의 상표출원건수는 약 588,000건이라고 하며 이 출원건수는 단연 세계 1위이다. 따라서 개별 기업이 이들 상표를 모두 살펴보는 것은 현실적으로 어려움이 따른다.

(2) 대리인에게 상표 감시를 의뢰하는 방법

중국의 특허/상표대리사무소 가운데는 외국 기업을 위해 전문적인 상표 감시서비스를 제공하는 곳이 있다. 따라서 이들 사무소에 자기 기업의 중점 관리 대상 상표에 대한 감시를 의뢰할 수 있다.

나. 상표등록의 저지 방법

(1) 출원공고된 상표의 등록 저지

출원공고는 심사관이 1차 심사를 한 뒤 일반공중에 의한 심사를 받기 위해 출원상표를 공고하는 것이며, 상표가 출원공고되면 누구나 해당 상표가 등록되어서는 안되는 이유와 증거를 중국 상표국에 제출할 수 있다. 이것을 이의신청이라고 한다. 이의신청은 출원공고일로부터 3월 이내에 하여야 한다.

나의 상표나 상호 등을 모방하여 출원한 타인의 상표가 출원공고된 경우 다음의 이유를 들어 이의신청을 할 수 있다.

첫째. 나의 상표가 중국에 등록되었거나 출원중일 때.(상표법 제28조, 제29조)

제28조 등록을 신청한 상표가 이 법의 관련 규정에 부합하지 아니하거나 또는 타인이 동일 상품 또는 유사 상품에 대하여 이미 등록을 받았거나 또는 초보심정을 받은 상표와 동일하거나 유사한 경우에는 상표국은 신청을 거절하고 공고를 하지 않는다.

제29조 둘 또는 둘 이상의 상표출원인이 동일 상품 또는 유사한 상품에 대하여 서로 동일하거나 유사한 상표를 등록 신청한 경우에는, 먼저 출원한 상표를 초보심정하고 공고한다. 같은 날에 신청된 경우에는, 선사용된 상표를 초보심정하고 공고하며 그밖의 타인의 신청은 거절하고 공고를 하지 않는다.

둘째. 나의 상표가 중국에 등록되지는 않았지만 이미 중국에서 상표를 사용한 결과 일정한 영향력을 가지게 되었을 때.(상표법 제31조 후단)

제31조 상표출원은 타인이 보유하고 있는 선권리를 해치는 것이어서는 안되며 또한 부정한 수단으로 타인이 이미 사용하고 있는 일정한 영향력을 가진 상표를 선점등록해서는 안된다[kdg1].

셋째. 모방상표의 출원인이 나와 거래관계가 있는 자일 때.(상표법 제15조)

제15조 대리인이나 대표자가 수권 없이 자기의 명의로 피대리인 또는 피대표자의 상표에 대하여 등록을 진행하고 있고, 피대리인 또는 피대표자가 이의를 제출한 경우에는, 등록을 불허하고 사용을 금지한다.

넷째. 나의 상호나 성명을 모방하여 출원하였거나, 나의 디자인이나 저작물을 모방하여 상표로 출원하였을 때.(상표법 제31조 전단)

제31조 상표출원은 타인이 보유하고 있는 선권리를 해치는 것이어서는 안되며 또한 부정한 수단으로 타인이 이미 사용하고 있는 일정한 영향력을 가진 상표를 선점등록해서는 안된다.

다섯째. 나의 상표가 저명상표일 때.(상표법 제13조)

제13조 동일하거나 유사한 상품에 대하여 등록을 신청한 상표가 타인이 중국에 등록하지 않은 저명상표를 복제, 모방 또는 번역하여 혼동을 일으키기 쉬운 경우에는 등록을 불허하고 사용을 금지한다.동일하지 않거나 유사하지 않은 상품에 대하여 등록을 신청한 상표가 타인이 이미 중국에 등록한 저명상표를 복제, 모방, 번역함으로써 공중을 오도하여 저명상표권자의 이익이 손상을 받을 염려가 있는 경우에는 등록을 불허하고 사용을 금지한다.

만약 이의신청에 대하여 상표국이 이의를 물리치는 재정을 하는 경우에는 이의 신청인은 상표이의 재정의 통지를 받은 날로부터 15일 이내에 상표평심위원회에 복심을 청구할 수 있다. 상표평심위원회의 재정에 대하여 불복하는 경우에는 다시 결정통지를 받은 날로부터 30일 이내에 베이징시 중급인민법원에 소를 제기할 수 있으며, 인민법원의 판결에 대해서는 한번의 상소가 다시 허용된다.

(2) 이미 등록된 상표를 무효 또는 취소시키는 방안

이의신청의 기회를 놓쳐 모방상표가 이미 등록되었다면 상표등록을 무효나 취소시킬 방안을 강구해야 한다.

첫째. 이의신청 이유와 동일한 이유로 상표등록의 무효를 청구할 때.(상표법 제41조 제2항)

무효청구는 상표평심위원회에 하면 되는데 상표등록일로부터 5년 이내에 하여야 한다. 다만, 나의 상표가 저명상표일 경우에는 5년의 제한을 받지 않고 무효를 청구할 수 있다.

둘째. 위 이의신청 이유 외에 “해당 상표등록이 기만적인 수단이나 기타 부정한 수단으로 등록되었음”을 주장하며 무효를 청구할 수 있다.(상표법 제41조 제1항)

부정한 목적의 상표등록에 대한 무효 청구 역시 상표평심위원회에 하며, 5년의 제한을 받지 않는다.

셋째. 상표의 불사용이나 상표의 변형사용 등을 이유로 하여 취소를 청구할 때.(상표법 제44조)

등록상표를 3년 이상 사용하지 않고 있거나, 등록상표를 변형하여 사용하게 되면 상표국이 제재를 가한다. 따라서 등록상표의 이러한 잘못된 사용을 상표국에 설명함으로써 상표국으로 하여금 등록 상표의 취소 절차를 시작하게 할 수 있다. 취소의 신청은 심판 절차는 아니며 상표국이 고유 재량으로 행하는 행정처벌 절차이다. 따라서 상표국이 상표를 취소시키지 않는다고 하여 이에 불복할 수는 없다.

만약 상표평심위원회의 재정에 불복하는 경우에는 재정 통지를 받은 날로부터 30일 이내에 베이징시 중급인민법원에 소를 제기할 수 있으며, 인민법원의 판결에 대해서는 한번의 상소가 가능하다.

2. 상표사용 시 주의점

중국 상표국은 상표권자가 자신의 등록상표를 정당하게 사용하는지를 관리 감독할 권한을 가지고 있으며, 만약 규정에 위반되게 상표를 사용할 때는 상표등록을 취소시킬 수도 있으므로 주의가 필요하다. 또한 이러한 등록상표의 정당하지 못한 사용에 대해서는 누구나 상표국에 이를 신고함으로써 상표국으로 하여금 상표등록을 취소하도록 요청할 수 있다.

또한 조잡하게 만든 상품에 등록상표를 표시하는 등 소비자를 기만하는 방식으로 등록상표를 사용할 때는 공상행정관리국의 행정적 처벌을 받을 수 있으며, 또는 상표국에 의해 상표등록이 취소될 수도 있다.

상표국에 의해 상표가 취소될 수 있는 사유는 다음과 같다.

첫째. 등록상표를 임의로 개변하여 사용하는 경우

우리 상표법은 다른 사람의 상표와 비슷하게 만들어 수요자의 혼동을 불러일으킬 목적으로 자기의 등록상표를 변형하여 사용하는 행위를 ‘상표등록의 취소’ 사유로 정하고 있는 반면, 중국의 상표법은 위와 같은 부정한 목적이 있는지에 관계없이 ‘상표는 등록한 모양 그대로’ 사용해야 한다는 의무를 상표권자에게 부여하고 있다. 따라서 중국에서 상표를 사용할 때는 등록한 상표 그대로 사용하여야 한다. 어느 정도까지의 변형 사용이 가능한지는 경우에 따라 다르지만, 통상 색채상표를 등록받고 색채를 변경하는 경우, 중국에서 사용하는 간체자 한자로 등록받은 뒤 우리나라 등에서 사용하는 번체자 한자로 바꾸어 사용하는 경우, 글자는 똑같지만 글자를 도안화해서 사용하는 경우 등은 모두 변형사용으로 간주될 수 있으므로 조심해야 한다.

위 변형 사용의 예에서 네번째 경우는 등록상표를 사용한 것이 아니라고 판단되었다.

둘째. 등록상표의 등록인명의, 주소 또는 그밖의 등록사항을 임의로 바꾸는 경우

셋째. 등록상표를 임의로 양도하는 경우[kdg2]

넷째. 연속하여 3년 동안 사용을 하지 않은 경우.

중국 국내에서 연속하여 3년 동안 등록상표를 사용하지 않는 것은 취소 사유가 된다. 이러한 불사용의 규정은 흔히 중국 내 경쟁업자들에 의해 이용되는데, 누구나 상표국에 ‘불사용’을 신고하면 상표권자는 자신이 등록상표를 사용했음을 입증하는 서류 또는 불사용의 정당한 이유에 관한 설명을 상표국에 제출해야 한다.

특히 위 첫째와 둘째의 이유로 상표국이 상표등록을 취소할 때는 먼저 기한을 정하여 정정을 명하게 되므로 그때 이를 정정하면 취소를 면할 수 있지만 ‘불사용’을 이유로 하는 취소는 상표권자가 사용 증거 및 불사용의 정당한 이유를 제시하지 못하면 취소를 면할 수 없다. 상표권자는 상표국으로부터 통지를 받은 날로부터 2개월 내에 사용 증거 등을 제출해야 한다.